Brevetto Internazionale

Come Funziona il Brevetto Internazionale

Il Brevetto Internazionale è uno strumento veramente efficace per chi vuole ampliare il proprio business a livello mondiale ma non ha ancora chiaramente individuato tutti gli Stati di suo interesse.

Infatti con il Brevetto Internazionale si può depositare un’unica domanda che ha effetto in tutti gli Stati che aderiscono al Patent Cooperation Treaty (PCT) – nell’elenco ne sono compresi moltissimi

Una volta depositata la domanda, viene effettuata una ricerca internazionale unitaria per valutare la novità del brevetto. Successivamente l’imprenditore ha tempo fino a 30 mesi, calcolati dalla data di deposito, per potere decidere in quali Stati andare a nazionalizzare il brevetto. In pratica per due anni e mezzo si ha una domanda depositata sostanzialmente in tutto il mondo spendendo una cifra contenuta. Questo consente di potere testare il prodotto e avere il tempo necessario per assumere decisioni strategiche in base ai fattori legati alla produzione e allo sviluppo commerciale.

Perché rivolgersi ad un Mandatario Abilitato per il deposito di un Brevetto Internazionale

Il Brevetto Internazionale può essere depositato come prima domanda e in questo caso fa sorgere il c.d. diritto di priorità, ovvero la possibilità di estendere il brevetto in altri stati entro 12 mesi, ricollegandosi alla data di deposito del brevetto Internazionale. La procedura è possibile ma se il richiedente è un italiano richiede precauzioni.

La procedura per ottenere un Brevetto Internazionale è sempre seguita da un Mandatario abilitato, che conosce bene l’iter e può proporre le soluzioni migliori per ottenere la concessione del brevetto.

Vediamo i punti principali della procedura internazionale.

  1. Cos’è il brevetto internazionale
  2. Come depositare una domanda di brevetto internazionale
  3. La procedura internazionale
  4. Mantenimento in vita del brevetto internazionale
  5. Durata e protezione
  6. Normativa di riferimento

Cosa è il brevetto internazionale

Il brevetto internazionale, conosciuto anche come PCT dal nome del trattato che lo ha istituito (Patent Cooperation Treaty), è in realtà una procedura con cui si può “prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo – partendo da un’unica domanda.

La domanda di brevetto internazionale ha effetto in tutti gli Stati che hanno aderito al PCT – vale a dire quasi tutti gli stati del mondo. 

In questo caso il brevetto viene depositato con un’unica pratica, ma si comporta come un insieme di brevetti nazionali, impedendo la produzione, la vendita e l’importazione sul territorio degli Stati selezionati. Stati che possono essere tutti o anche solo una parte di quelli che aderiscono al PCT. Trattandosi di Stati molto diversi tra loro, in questo frangente diventa fondamentale tenere in considerazione le singole leggi nazionali. 

La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 12 mesi dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale o regionale, quale può essere una domanda di brevetto italiano (c.d. priorità). Prima di depositare un brevetto, occorre esaminare a fondo l’invenzione e scegliere come depositarlo. 

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e con l’aiuto di un Mandatario, un Consulente brevetti abilitato, si può procedere con il deposito della domanda.

Come depositare una domanda di brevetto internazionale

La domanda di brevetto internazionale può essere presentata presso la WIPO, presso l’EPO, oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’ufficio internazionale. Solo i residenti o coloro che hanno nazionalità in uno dei paesi aderenti alla Convenzione PCT hanno diritto a depositare una domanda di brevetto Internazionale PCT. Per depositare la domanda PCT, occorre compilare una serie di moduli in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore e una serie di altre informazioni. Nella domanda internazionale devono essere scelti gli Stati in cui si vuole che la domanda abbia effetto – anche se normalmente vengono indicati tutti, in quanto il loro numero non incide sul costo del deposito.

Le lingue ufficiali del brevetto PCT dipendono dal Receiving Office (R.O.) ove si è autorizzati a depositare, dall’Ente di ricerca (I.S.A.) che può essere selezionato e dalle lingue di pubblicazione previste. Ad esempio la WIPO (World Intellectual Property Organization), selezionata come Receiving Office, accetta qualsiasi lingua mentre l’EPO (selezionato sia come R.O. che come I.S.A.) accetta domande in Inglese, Francese e Tedesco. L’ufficio Italiano (R.O.) accetta Inglese, Francese, Tedesco e Italiano. A seconda dei casi potrebbe dunque essere richiesta una successiva traduzione del testo in modo tale che la domanda possa essere accettata e ricercata dalla I.S.A selezionata e successivamente pubblicata (lingua di pubblicazione). Tale lingua sarà anche la lingua dell’intera procedura.

Ai moduli deve essere allegata la Descrizione con le Rivendicazioni e i disegni tecnici. La Descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere e i vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’invenzione. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato. La parte più importante del brevetto sono le “Rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza della rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene qual’è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si deve pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca che variano in base alla lunghezza del testo e al numero delle rivendicazioni. Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminare si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

La procedura internazionale

Una volta depositata la domanda di brevetto internazionale si ottiene un numero di domanda e una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.

A differenza di quanto accade con il brevetto europeo nella procedura PCT non si giunge alla concessione di un brevetto internazionale in quanto la procedura unitaria si ferma prima dell’esame della domanda.

Ricevuta la domanda, l’Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità e fornisce un parere preliminare di concessione. Se il titolare della domanda di brevetto lo ritiene opportuno, può ulteriormente richiedere un Esame preliminare internazionale che consiste in una possibilità di argomentare con l’esaminatore internazionale, nel caso in cui il parere preliminare fosse risultato negativo, al fine di tentare di convertirlo in un parere positivo. La ricerca internazionale e il parere preliminare dell’esaminatore internazionale, seppure risultino essere ottime indicazioni della reale possibilità di concessione del brevetto, non sono giudizi vincolanti per l’esito finale.

Una volta completata questa fase, ovvero nella quasi totalità dei casi dopo 30 o 31 mesi dalla data di priorità, la fase internazionale è finita e si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte e un proprio iter. Il vantaggio del PCT è quello di potere depositare una domanda di brevetto praticamente mondiale a costi bassi, con in più l’ulteriore vantaggio di potere disporre di 30 mesi di tempo per capire in quali stati il brevetto meriti di essere ottenuto.

Grazie a questa procedura con una spesa piuttosto modesta vista l’ampiezza dell’estensione si può proteggere la propria invenzione e iniziare trattative commerciali o vendite in tutto il mondo con serenità, rimandando ad un momento successivo la scelta finale degli stati.

Chi ha depositato un PCT non è obbligato a passare alla fase nazionale in tutti gli stati inizialmente indicati ma può scegliere di farlo solo per alcuni paesi di suo interesse riducendo così i costi.

La fase nazionale consiste nel deposito nello stato scelto della domanda internazionale, spesso tradotta nella lingua locale, nel pagamento delle tasse previste dallo stato e in una serie di adempimenti che variano da paese a paese. Per questa fase è indispensabile farsi assistere da un esperto che conosca la normativa locale.

E’ adesso possibile poter anche passare direttamente da un PCT ad un ingresso direttamente in Italia senza necessariamente passare da una procedura EPO. Ciò consente di ottenere una protezione in Italia nel caso in cui il titolare non abbia intenzione di ottemperare ad un ingresso Europeo.

Mantenimento in vita del brevetto internazionale

Durante la fase internazionale, una volta pagate regolarmente le tasse previste per il deposito e la ricerca, non devono essere pagate altre tasse alla WIPO e non ci sono da pagare neppure le tasse annuali. Le tasse annuali di mantenimento in vita saranno invece dovute al momento dell’ingresso in fase nazionale e dovranno essere pagate stato per stato in ogni nazione in cui si è scelto di procedere.

Durata e protezione

Anche se sono necessari molti mesi prima che la domanda di brevetto internazionale venga concesso come brevetto nazionale in uno o più degli stati indicati in questo periodo si può attuare l’invenzione e in alcuni Stati anche venderla o darla in licenza.

In alcuni stati si può inoltre agire contro un contraffattore anche sulla base della sola domanda di brevetto pubblica facendosi assistere da un avvocato esperto della materia per evitare errori che potrebbero pregiudicarne l’esito.

Il brevetto nazionale ottenuto a seguito di un deposito PCT dura 20 anni che decorrono dalla data di deposito della domanda internazionale.

Normativa di riferimento

Patent Cooperation Treaty (PCT) del 1970 e successive modifiche.

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Ing. Mario Emmi

Responsabile del settore Brevetti

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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