17 Ottobre 2023

Emessa in Italia la prima decisione del Tribunale Unificato dei Brevetti

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha emesso la propria prima decisione in data 13 giugno 2023; in particolare, è la Divisione Locale di Milano ad aver pronunciato il provvedimento in questione, il quale è di rilevante interesse, oltre che per il valore storico, anche perché affronta diverse questioni procedurali e propone un iter logico utile da seguire per strutturare gli atti in questo tipo di procedimenti.

Il caso

La suddetta decisione è stata emessa nell’ambito di un procedimento cautelare volto ad ottenere un ordine di protezione delle prove ai sensi degli artt. 192 e ss delle Rules of procedure (cd. RoP) e promosso da una società tedesca nei confronti di un’azienda indiana. In particolare, la ricorrente, titolare di un brevetto europeo validato in Italia ed avente ad oggetto una macchina tessile, lamentava il fatto che, nel corso di una fiera internazionale che si stava svolgendo a Rho (Milano), la controparte stesse promuovendo due macchinari asseritamente interferenti con la propria privativa. Per tale motivo, la società tedesca richiedeva l’acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica e commerciale presente presso lo stand della resistente.

La Divisione Locale di Milano ha innanzitutto rilevato la sussistenza della giurisdizione dell’UPC in quanto, ai sensi dell’art. 32 comma 1, lett. c) dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (cd. UPCA), i provvedimenti cautelari rientrano tra le azioni per cui il Tribunale ha competenza esclusiva. Inoltre, il titolo azionato è un brevetto europeo per cui non è stato esercitato il diritto di opt out ex art. 83 c. 3 UPCA e art. 5 RoP.

Quanto alla competenza, il Giudice incaricato ha ricordato che sono le divisioni locali, e non quelle centrali, ad essere competenti per le azioni cautelari, in base al combinato disposto degli artt. 32 c. 1 lett. c) e 33 UPCA e che la Divisone Locale di Milano, nella cui circoscrizione è stato individuato il forum commissi delicti (ovvero il luogo dell’allegata contraffazione di brevetto), era competente territorialmente e questo anche perché la domanda cautelare era stata proposta davanti alla Divisione presso la quale la società tedesca ricorrente intendeva promuovere il giudizio di merito, in conformità con l’art. 192 c. 1 RoP.

Quanto al merito, la Divisione Locale di Milano ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato di essere titolare del brevetto azionato, che i macchinari della controparte fossero presumibilmente interferenti con la suddetta privativa, che sussistesse il requisito dell’estrema urgenza, nonché vi fossero gli estremi per la mancata preventiva convocazione della resistente, in conformità con gli artt. 192 c. 3 RoP, 197 c. 1 RoP e 60 c. 5 UPCA.

La decisione del Tribunale Unificato dei Brevetti

In virtù di quanto sopra e valutato il bilanciamento degli interessi, il Giudice di Milano ha ritenuto di concedere la misura richiesta e, ai sensi dell’art. 196 c. 4 RoP e conseguentemente in applicazione della normativa nazionale del territorio in cui tale misura deve essere eseguita (nel caso di specie quindi la normativa italiana), ha nominato un esperto al fine di eseguire le operazioni necessarie, unitamente all’ufficiale giudiziario.

Inoltre, come previsto dagli artt. 58 UPCA e 196 c. 1-2 RoP, al fine di preservare le informazioni riservate ed impedire l’abuso dei mezzi probatori, il Giudice di Milano ha disposto che la documentazione acquisita fosse accessibile soltanto ai legali ed al tecnico della ricorrente e che le prove acquisite potessero essere utilizzate solo nel giudizio di merito.

Il Tribunale ha infine disposto che l’esecuzione della notifica del ricorso e del provvedimento avvenisse con metodo alternativo, in base al combinato disposto degli artt. 275 c. 1 RoP e 276 c. 1 RoP e non ha ritenuto necessario prevedere il versamento di una cauzione da parte della ricorrente, dichiarando quindi il provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 196 c. 3 RoP.

Quello che colpisce della decisione è la sua estrema chiarezza e sinteticità, oltre alla celerità con cui è stata emessa (un solo giorno), e non può che rappresentare un buon auspicio per il futuro.

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