29 Novembre 2023

Uso effettivo e genuino di marchio: il caso Testarossa

Con sentenza datata 29 agosto 2023, relativa al segno TESTAROSSA, segno che contraddistingue autovetture sportive di alta gamma, la Commissione Ricorsi EUIPO si è pronunciata in merito ai criteri di valutazione dell’uso effettivo e genuino di marchio.

In particolare, contro il noto segno, veniva presentata domanda di decadenza fondata sulla mancanza di uso effettivo per un periodo continuativo di cinque anni.

Il titolare del marchio, a fronte dell’azione ricevuta, precisando che il mercato interessato fosse composto esclusivamente da esperti e collezionisti, presentava tutta una serie di prove quali articoli su Internet, pubblicazioni su riviste di settore relative perlopiù alla storia del marchio, varie fatture, foto e schede tecniche.

Il richiedente l’azione di decadenza contestava tali prove argomentando, in particolare, che il titolare avesse di fatto ammesso di non utilizzare più il marchio contestato e che la vendita sporadica di auto storiche usate TESTAROSSA, da parte dei concessionari, non costituisse, di certo, un uso genuino di marchio. In particolare, il titolare non avrebbe utilizzato il marchio per creare o preservare un mercato per i beni contraddistinti dal segno in questione come invece richiede la normativa europea.  

La Divisione Cancellazione EUIPO, tuttavia, pur dichiarando la decadenza parziale del marchio per componenti e accessori di cui alla classe 12, dichiarava provata l’effettiva utilizzazione del segno contestato per ‘automobili’ di cui alla medesima classe.

La decisione in questione veniva poi appellata da entrambe le parti e il Giudice europeo, nella sua pronuncia, affrontava diverse interessanti questioni in merito all’uso effettivo di marchio.

In primo luogo, aderendo alle doglianze del richiedente l’azione di decadenza, sosteneva che alcun uso del segno TESTAROSSA fosse stato provato in merito alle ‘automobili’. Si osservava, in particolare, che non vi fossero prove che dimostrassero che il titolare fosse stato direttamente coinvolto nelle vendite delle auto in questione. Difatti, le prove fornite, relative perlopiù alla storia del marchio e ai proprietari famosi delle auto sportive, erano ben lungi dal dimostrare un uso genuino del segno fornendo piuttosto indicazioni circa la sua reputazione.

Ma non solo. L’indicazione in forma abbreviata del marchio come TR o T/ROSSA, che compariva nelle fatture delle auto di seconda mano, ne alterava il carattere distintivo. Inoltre, le prove fornite, non mostravano mai che le vendite dei veicoli a motore di seconda mano fossero state effettuate con il consenso del titolare, posto che la mera tolleranza di questo rispetto a tali vendite non era di certo sufficiente a dimostrare un consenso espresso. Ciò, a maggior ragione, ponendo mente al fatto che nessun contratto di licenza o di distribuzione, stipulato tra il titolare e i commercianti delle auto TESTAROSSA, era stato fornito in giudizio.

In sostanza, non vi erano prove che il titolare del marchio fosse stato parte dei contratti di vendita o che percepisse commissioni da tali transazioni o che, addirittura, ne fosse stato informato.

In definitiva, il fatto che il titolare del marchio non beneficiasse di alcuna di tali vendite era la riprova che i terzi commercianti agivano nel loro interesse e non nell’interesse del titolare. Pertanto, si legge nella sentenza, vendite di auto TESTAROSSA, oggi fuori produzione ed intercorse perlopiù tra appassionati, effettuate da soggetti terzi rispetto al titolare e addirittura senza il suo consenso, non potevano costituire uso effettivo idoneo a scongiurare la decadenza del marchio.

La sentenza affrontava poi un’altra interessante questione ovvero se l’uso per le parti di ricambio per auto potesse o meno dimostrare un uso per il prodotto principale, le automobili appunto.

Ora, quanto sopra, potrebbe verificarsi qualora il titolare di un prodotto complesso producesse anche le parti strutturali o le parti che sono parte integrante del medesimo ma questo non era il caso in esame. L’origine commerciale delle parti componenti in questione e quella del prodotto per cui tali parti dovevano essere utilizzate non era infatti la stessa. Coloro che erano coinvolti nella vendita di componenti ed accessori non agivano, come abbiamo visto, per conto del titolare del marchio, ma in proprio, come commercianti indipendenti.

In sostanza, considerando altresì che le cifre di vendita erano talmente esigue da non giustificare neppure un uso genuino per accessori, la sentenza statuiva che l’uso del marchio sugli accessori e pezzi di ricambio non fosse idoneo a costituire uso effettivo per automobili TESTAROSSA fuori produzione.

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